Più volte abbiamo scritto dell’importanza degli strumenti per la protezione della proprietà intellettuale sottolineando come essi siano spesso indispensabili ma anche ponendo enfasi sul fatto che in caso di violazioni è poi opportuno avere anche la capacità di difendere tale proprietà da eventuali attacchi. Ciò è spesso complesso e costoso ma vale la pena tenere sempre in considerazione la possibilità di fare valere le proprie ragioni, anche quando si è una piccola startup che si trova a confrontarsi con realtà molto più grandi e articolate. Quella che segue è la cronaca legale e giudiziaria di un caso che possiamo considerare esemplare che ha visto tra il 2012 e il gennaio di quest’anno una piccola startup italiana, Business Competence, fare valere i suoi diritti verso un’azione giudicata non propria posta in essere da Facebook. Il caso, che ricorda il racconto biblico della lotta tra Davide e Golia, come qui di seguito riportato grazie al lavoro dell’avvocato Cristina Bellomunno di Legalitax Studio Legale e Tributario, si dipana nei diversi passaggi che hanno portato alla sentenza del 5 gennaio 2021 la quale potrebbe ulteriormente avere evoluzioni se le parti condannate al risarcimento decideranno di procedere anche in Cassazione.
La storia narrata dalla Bibbia è nota: intorno all’anno 1000, durante la guerra tra i Filistei e il popolo di Israele i primi sembrano avere la meglio grazie alla presenza tra loro di Golia, gigante altro tre metri e molto ben armato. Davide, audace pastorello, confidando non in sé ma in Dio, armato della propria fede, affronta e sconfigge Golia lanciando un sasso con la sua fionda e facendolo crollare a terra morto e, poi, mozzandogli il capo con la spada sottratta a Golia dopo che era stramazzato al suolo.
I fatti che hanno originato la vicenda
Nel 2012 una software house di Cassina dè Pecchi, locailtà alle porte di Milano che ha un numero di abitanti pari a circa un quarto dei dipendenti di Facebook, Business Competence srl sviluppava un’app per telefoni mobili denominata Faround. Faround selezionava e organizzava i dati presenti sui profili Facebook degli utenti che a essa accedevano e permetteva di visualizzare su una mappa, suddivisi per categoria merceologica, gli esercizi commerciali più vicini all’utente e le relative offerte, nonché il gradimento espresso dalla community Faround.
Al fine di sviluppare detta applicazione, Business Competence aveva ottenuto in qualità di sviluppatore indipendente l’accesso alla piattaforma Facebook per la creazione di app che avrebbero dovuto interfacciarsi ed essere utilizzate dagli utenti Facebook.
L’applicazione veniva registrata nel settembre 2012 nel Facebook App Center, contenente le sole applicazioni ufficialmente approvate da Facebook e, il mese successivo, inserita nell’App Store di Facebook.
A metà dicembre 2012, Facebook annunciava il lancio di Nearby, una app molto simile a Faround.
Secondo Business Competence la app di Facebook era differente solo nel layout di visualizzazione ma era stata creata in violazione dei diritti d’autore e compiendo atti ci concorrenza sleale. Facebook, invece, sosteneva di aver sviluppato in modo autonomo la app da poco lanciata e che, in ogni caso, gli accordi intercorsi con Business Competence le consentivano l’analisi dell’app da quest’ultima creata anche per la realizzazione di applicazioni in concorrenza con la stessa.
Fase preliminare del giudizio: la ricerca della prova
Nell’aprile 2013 Business Competence agiva avanti al Tribunale di Milano nei confronti di Facebook Italy s.r.l., e chiedeva di essere autorizzata a eseguire una descrizione giudiziale sul programma preposto al funzionamento dell’app Nearby, di titolarità di Facebook, nonché sulla sua funzionalità e sui relativi algoritmi logici (la descrizione è una misura che deve essere autorizzata dal Tribunale e che consente di ottenere la prova della violazione di un diritto. La descrizione si effettua mediante l’accesso ai locali in cui la contraffazione è in essere; l’accesso quasi sempre viene autorizzato inaudita altera parte – ossia senza che il soggetto destinatario della misura venga preavvisato. L’accesso viene eseguito dall’Ufficiale Giudiziario, eventualmente con l’assistenza di altri soggetti autorizzati, come periti e rappresentanti della parte istante -. L’Ufficiale Giudiziario redige un verbale, eventualmente corredandolo da foto o filmati, in cui appunto descrive l’oggetto che si assume essere in contraffazione. Una volta eseguita la descrizione essa deve essere confermata dal tribunale dopo avere sentito le ragioni del soggetto che ha subito la descrizione. Se confermata, il risultato della descrizione viene utilizzato come prova nel successivo giudizio).
La descrizione veniva eseguita presso le sedi di Facebook Italy, senza che fosse possibile acquisire il codice sorgente dell’app da descrivere; il CTU (consulente tecnico di ufficio, ndr) provvedeva comunque a descrivere le funzionalità del programma Nearby.
Si costituiva in giudizio Facebook Italy, contestando la legittimità della descrizione e affermando di svolgere solo attività commerciale essendo riconducibili le funzioni di gestione della app Nearby alle società Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd., appartenenti al gruppo Facebook, con sedi in California (USA) e Irlanda, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto considerarsi estranea alla questione ed essere estromessa dal giudizio.
Il giudice autorizzava la chiamata nel procedimento delle due società estere e confermava la descrizione.
Il giudizio di primo e di secondo grado
Dopo il procedimento di descrizione, nel settembre 2013, Business Competence conveniva in giudizio Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd. e Facebook Italy davanti al Tribunale di Milano, chiedendo l’accertamento della violazione del diritto d’autore sulla app Faround e l’accertamento del compimento di atti di concorrenza sleale. Di conseguenza, chiedeva l’inibitoria delle convenute da ogni ulteriore utilizzo e promozione dell’utility Nearby di Facebook, l’ordine di ritiro dal commercio per il territorio italiano e la condanna delle convenute al risarcimento di tutti i danni cagionati a Business Competence per l’effetto delle condotte illecite e/o la restituzione dell’indebito profitto, derivante dallo sfruttamento commerciale dell’applicazione Nearby.
Si costituivano in giudizio Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd. e Facebook Italy chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Da un lato, le convenute facevano valere motivi di carattere processuale: a) impossibilità di decidere per il giudice italiano rispetto a Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd essendo esse società straniere e quindi soggette al giudizio delle Corti di altri Paesi e, b) erronea individuazione del soggetto nei confronti del quale rivolgersi per quanto riguarda Facebook Italy (cosiddetta carenza di legittimazione passiva), in quanto società estranea alla realizzazione e alla gestione della app Nearby.
Dall’altro lato, le convenute facevano valere motivi di carattere sostanziale, ossia sostenevano a) di non avere riprodotto l’algoritmo di Faround e di non averne copiato le funzionalità, ma piuttosto di avere sviluppato in modo autonomo e indipendente Nearby già prima del lancio dell’applicazione di Business Company; b) la mancanza di originalità di Faround, in quanto era stata preceduta da diverse applicazioni fondate sulla geolocalizzazione, quali Yelp (2004) e Foursquare (2009).
Il Tribunale, respinte le eccezioni di carattere processuale, nel merito ordinava lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio e nominava un Consulente tecnico informatico al fine di: i) accertare l’originalità e la creatività del programma elaborato dall’attrice; ii) verificare le funzionalità dei due programmi, la derivazione dell’uno dall’altro e l’esistenza di un autonomo sviluppo da parte di Facebook del software Nearby.
Nonostante in sede di descrizione non fosse stato possibile acquisire il codice sorgente del programma Nearby, e di conseguenza raggiungere la prova della copiatura da parte delle convenute del codice sorgente di Faround, ciò non è stato ritenuto decisivo al fine dell’accertamento degli illeciti contestati in quanto l’analisi dell’applicazione Faround era idonea a fare comprendere non solo il funzionamento del programma, ma anche le modalità con cui interagiva con i dati resi disponibili dal social network Facebook.
In relazione alla violazione della legge sul diritto di autore, la consulenza tecnica d’ufficio accertava che tanto Faround quanto Nearby: i) sono applicazioni per la geolocalizzazione che consentono d’identificare la posizione geografica di un dispositivo mobile; ii) utilizzano le informazioni contenute nel network Facebook, incrociandole con i dati della geolocalizzazione ed elaborandoli con i risultati delle ricerche; iii) hanno le medesime funzionalità, quali per esempio individuare tutti i luoghi – ristoranti, locali, alberghi – nelle vicinanze che hanno una pagina Facebook;, ordinare i risultati secondo diversi parametri e criteri di ricerca; fornire informazioni relative alla distanza rispetto alla posizione dell’utente e ai post degli utenti di Facebook .
La consulenza tecnica, pur rilevando alcune differenze tra i due social network (quali per esempio, la veste grafica e la possibilità di visualizzare i deal disponibili) ha qualificato dette differenze come non significative e comunque non tali da escludere la derivazione di Nearby da Faround, definente sostanzialmente applicazioni “sovrapponibili”.
La consulenza tecnica concludeva quindi nel senso che:
- l’applicazione Nearby non è uno sviluppo autonomamente elaborato della versione precedente Facebook Places o di eventuali versioni anteriori rispetto a Faround, né le convenute hanno fornito, nonostante espressa richiesta, adeguata documentazione tecnica, di progetto, analisi funzionali e/o stati di avanzamento lavori;
- le due applicazioni Faround e Nearby sono “estremamente simili nella loro finalità ed impostazione generale” (Consulenza Tecnica Ufficio p. 45); “le funzionalità di Nearby sono sovrapponibili a quelle di Faround” (Consulenza Tecnica Ufficio p. 51).
- Le differenze esistenti tra i due programmi dal punto di vista tecnico e implementativo hanno una complessità medio bassa e non sono significative e, soprattutto, non escludono la derivazione di Nearby da Faround, rilevando, a tale fine, non le differenze, ma il comportamento delle funzionalità sovrapponibili (Consulenza Tecnica Ufficio p. 62).
- L’applicazione Faround, sebbene non sia originale in termini assoluti, “reinterpreta in modo intelligente informazioni già esistenti (incrociando dati presenti nel database degli utenti di Facebook con la posizione geografica di chi utilizza l’applicazione in quel momento), organizzando tali informazioni in modo da fornire agli utenti servizi che …sono fruiti in modo completamente nuovo e molto più efficace” (Consulenza Tecnica Ufficio p. 43).
Il Tribunale, inoltre, da un lato, valutava altri elementi come i) la circostanza che Facebook lanciava sul mercato la propria applicazione solo pochi mesi dopo il lancio di Faround, e cioè dopo un arco temporale talmente breve da escludere, sulla base dell’esperienza, un autonomo sviluppo del programma; ii) il fatto che Facebook avesse avuto un accesso “privilegiato e anticipato” sia a un prototipo dell’app sia ai flussi di dati che Faround scambiava con la piattaforma, analizzandone il funzionamento e potendone comprendere agevolmente i meccanismi di funzionamento sia “lato utente” sia “lato interazione col mondo Facebook ” prima che la stessa applicazione fosse resa pubblica.
Dall’altro lato, il Tribunale riteneva non decisive le argomentazioni di Facebook circa la mancata acquisizione del codice sorgente del programma (mancata acquisizione, peraltro, dipesa dall’ assenza di condotta collaborativa nel processo di Facebook giacché, nonostante l’invito del giudice, essa non ha reso accessibile il codice sorgente) e circa l’asserito (ma non provato) sviluppo autonomo del programma Nearby, riteneva – sulla base di univoci e concordanti indizi, che depongono, con un apprezzabile grado di probabilità vicino alla certezza – di accogliere le domande della parte attrice.
In relazione alla violazione delle norme poste a tutela della leale concorrenza, il Tribunale riteneva che le convenute si fossero appropriate parassitariamente del lavoro e degli investimenti altrui relativi alla ricerca e allo sviluppo che avevano portato per la creazione di Nearby. Inoltre, Facebook aveva slealmente approfittato del rapporto con lo sviluppatore per studiare e replicare l’applicazione, violando così gli obblighi di buona fede, affidamento e correttezza.
Il Tribunale emetteva quindi la sua sentenza n. 9549/2016 in data 1° agosto 2016 con la quale: 1) accertava la responsabilità di tutte le convenute per violazione del diritto di autore dell’app Faround e per avere esse posto in essere atti di concorrenza sleale; 2) inibiva alle convenute ogni ulteriore utilizzo dell’applicazione/utility Nearby di Facebook ; 3) disponeva una penale di 5.000 euro per ogni giorno di ulteriore utilizzo dell’applicazione suddetta, constatato successivamente al decorso di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza; 5) disponeva la pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore, nonché sulla pagina iniziale del sito www.Facebook.com; 6) condannava le convenute in solido al risarcimento dei danni da quantificarsi nel seguito del giudizio.
La Corte d’Appello confermava la sentenza del Tribunale con sentenza del 16 aprile 2018, n. 1916/2018.
I danni liquidati a favore della Business Competence
Con la sentenza di primo grado che ha deciso solo sulla sussistenza dell’illecito, il Tribunale ha disposto la prosecuzione del giudizio per la nomina di un consulente tecnico d’ufficio ai fini della quantificazione del danno subito dalla software house in conseguenza del comportamento di Facebook.
La consulenza tecnica d’ufficio ha concluso formulando diverse ipotesi circa l’entità del pregiudizio economico subito dall’attore e ha stimato il danno in una forbice tra 18.805.000 euro (ipotesi A) e 1.614.000 euro (ipotesi B).
Il Tribunale, dissentendo dalla liquidazione operata dai nominati consulenti, ha determinato il danno in via equitativa, fissandolo nell’importo complessivo di 350mila euro, oltre interessi al tasso legale.
Contro tale decisione la Business Competence ha promosso un giudizio di appello nel tentativo di ottenere una diversa e maggiore quantificazione del danno.
I giudici di Appello hanno nuovamente esaminato la perizia contabile svolta in primo grado e hanno evidenziato che, tra le altre cose, i periti nominati dal Tribunale avevano identificato come criterio per la determinazione del danno quello del cosiddetto prezzo del consenso, ossia il prezzo presunto (royalty) che un terzo avrebbe dovuto pagare al titolare del diritto ove avesse chiesto il consenso allo sfruttamento della app.
Tale royalty è stata individuata, sulla base di rilevazioni afferenti a settori del tutto contigui e in qualche modo anche parzialmente sovrapponibili a quello dello sviluppo e commercializzazione di applicazioni del genere, nella misura del 5% considerando un orizzonte temporale tendenzialmente di 3-5 anni, ossia del tempo medio di vita di una app.
Gli stessi consulenti hanno evidenziato che l’intervallo considerato tra l’ipotesi massima A) e quella minima B) era ampio e ogni valore contenuto al suo interno poteva essere preso in considerazione per la stima del danno, considerando diversamente i parametri relativi ai ricavi; pertanto hanno ritenuto equo formulare l’ulteriore ipotesi C), ricompresa nel predetto intervallo, che portava all’individuazione del valore di 3.831.000 euro, avendo positivamente valutata l’attendibilità dei dati previsionali proposti da Business Competence, e anche tenendo conto della fase di vita della Business Company, fase successiva a quella che nelle startup viene definita “valle della morte” ma non ancora consolidata attraverso una stabilità dei flussi reddituali/finanziari e quindi soggetta ad un rischio, che, anche in prospettiva, rimaneva elevato.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 5 gennaio 2021, n. 9/2021, ha quindi ritenuto corretta la conclusione della consulenza d’ufficio e ha determinazione il danno nella misura di 3.831.000 euro, come stimato dai CTU con l’ipotesi sub C), oltre agli interessi al tasso legale dalla data della pronuncia della sentenza definitiva del Tribunale di Milano.
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